Planet Nusa vinder: NUSA PLANET nægtes for optiske apparater – utilbørlig udnyttelse af velkendt varemærke trods ingen forvekslingsrisiko

Planet Nusa ApS, der ejer det velkendte sportstøjsmærke PLANET NUSA, anlægger sag mod Ankenævnet for Patenter og Varemærker med påstand om, at varemærkeansøgning VA 2023 00614 NUSA PLANET også skal nægtes registreret for 'optiske apparater og instrumenter' i klasse 9 – ud over de varer, Ankenævnet allerede nægtede. Sø- og Handelsretten finder ingen varelighed mellem sportstøj og optiske apparater og dermed heller ingen forvekslingsrisiko efter varemærkelovens § 15, stk. 1, nr. 2, men giver alligevel Planet Nusa medhold på grundlag af reglerne om velkendte varemærker, eftersom brugen af NUSA PLANET vil skabe en sammenhæng og medføre utilbørlig udnyttelse af PLANET NUSA's særpræg.

Den 13. december 2018 stiftede Kristine Routh Esmer og Mille Skat Kofoed Planet Nusa ApS med det formål at drive salg af sports- og træningstøj. Virksomheden gik online i april 2019 og afsatte i perioden 30. august 2019 til 23. marts 2023 ca. 229.936 enheder til en samlet omsætning på mindst 65,3 mio. kr. (verificeret af statsautoriseret revisor).

Markedsføringen af brandet er sket via webshop, Instagram (@planetnusa med 64.300+ følgere på ansøgningstidspunktet og over 120.000 ved retssagen), presseomtale i medier som Børsen, Alt for Damerne, I FORM og Fit Living samt gennem fysiske events (Walk With Us-arrangementer i hele landet). I dag driver Planet Nusa to fysiske butikker i Aarhus og København og beskæftiger over 100 medarbejdere.

Et socialt og værdimæssigt community-koncept – med træningstøj, løbeture, talks og festivaldeltagelse – har givet anledning til det sarkastiske fænomen 'Nusa-pige', der illustrerer mærkets kulturelle gennemslagskraft. Virksomheden afsætter desuden solbriller og sportssolbriller, der efter Kristine Esmers forklaring har indgået i markedsføringen fra begyndelsen og er efterspurgt af kunderne.

Planet Nusa besidder varemærkerettigheder til PLANET NUSA (ord), PLANET NUSA (figurmærke) og NUSA (ord) stiftet ved brug. Samtlige administrative instanser har anerkendt, at PLANET NUSA er stiftet ved brug for sportstøj og på ansøgningstidspunktet den 23. marts 2023 besad en vis – om end begrænset – grad af velkendthed.

Den 23. marts 2023 ansøgte Brix Denmark ApS (reel ejer: Thor Bjørn Vendelboe Jensen) om registrering af VA 2023 00614 NUSA PLANET (ord) i klasse 9 (bl.a. optiske apparater, dykkerdragter), klasse 14 (smykker, ure), klasse 18 (tasker, læder) og klasse 25 (beklædning, fodtøj). Ifølge sagens oplysninger har Brix Denmark ApS-koncernen tidligere søgt varemærkeret til betegnelser som 'Marlboro', 'Sketchers' og 'Newline' for andre varegrupper end de velkendte mærkers.

Patent- og Varemærkestyrelsens afgørelse af 26. april 2024 imødekom indsigelsen delvist:

Nægtede: Dykkerdragter, dykkermasker og ørepropper (kl. 9); smykker, ure og kronometriske instrumenter (kl. 14); kufferter, rejsetasker, paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr (kl. 18); beklædningsgenstande, fodtøj og hovedbeklædning (kl. 25).

Opretholdt: Øvrige kl. 9-varer – herunder optiske apparater og instrumenter – ædle metaller og ædelstene (kl. 14) samt råvarer og sadelmagerartikler (kl. 18).

Styrelsen konstaterede høj grad af mærkelighed og risiko for forveksling for visse varer, men vurderede, at de øvrige varer i klasse 9 – herunder optiske apparater og instrumenter – ikke havde nogen relation til Planet Nusas forretningsområde. For kl. 18 fandt styrelsen derimod utilbørlig udnyttelse for 'paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr' som forbrugsvarer med relation til modebranchen.

Ved kendelse af 9. januar 2025 stadfæstede Ankenævnet styrelsens afgørelse. Ankenævnet tiltrådte den høje grad af mærkelighed (to identiske ord blot i omvendt rækkefølge), men fastholdt, at der ikke var varelighed – og dermed ingen forvekslingsrisiko – for 'optiske apparater og instrumenter' i klasse 9.

3.1§ 15, stk. 1, nr. 2 – Risiko for forveksling: varelighed mellem sportstøj og optiske apparater

Planet Nusa gjorde gældende, at 'optiske apparater og instrumenter' er et overbegreb, som efter TMClass-klassificeringsværktøjet klart omfatter 'solbriller' og 'briller'. Eftersom ansøgningen ikke kan opdeles ex officio, indebærer lighed for én del af overbegrebet, at hele kategorien skal afvises. Planet Nusa fremhævede, at:

Sportstøjsmærker i dag systematisk sælger solbriller (Nike, Hummel, EYDA, Bareen, Rapha m.fl.)

Praksis har ændret sig siden ældre afgørelser: EUIPO B 737 397 (XESCO, 2006), R 2606/2011-1 (OPUS, 2013), R 591/2013-1 (H, 2014), R 1589/2007-1 (Peek & Cloppenburg, 2018), R 1404/2020-2 (Raw Penguins, 2021) og T-50/19 (Dayaday, 2020) støtter alle en vis grad af lighed

Solbriller og sportstøj har forskelligt formål (syn vs. beklædning), råmaterialer og distributionskanaler

De af Planet Nusa fremhævede afgørelser er enten ældre end referenceafgørelserne, vedrører andre varer eller understøtter ikke en generel praksisændring

3.2§ 15, stk. 3, nr. 1 – Velkendt mærke og utilbørlig udnyttelse

Subsidiært argumenterede Planet Nusa for, at 'optiske apparater og instrumenter' skal afvises selv uden forvekslingsrisiko, fordi:

Der skabes en sammenhæng hos omsætningskredsen – parallelt med Ankenævnets eget skøn for 'paraplyer, halsbånd, snore og beklædningsgenstande til dyr' (kl. 18), der ligeledes er forbrugsvarer med relation til modebranchen

Brug af NUSA PLANET vil medføre utilbørlig udnyttelse af PLANET NUSA's særpræg og renommé (C-487/07 L'Oreal, præmis 49-50)

Til dokumentation for sammenhængen blev der henvist til EUIPO B 3 189 479 (Michael Kors, 2024), hvor der inden for modebranchen blev fundet link mellem 'glasses and sunglasses' (kl. 9) og 'clothing' (kl. 25).

Ankenævnet anførte, at PLANET NUSA's velkendthed er begrænset, og at optiske apparater og sportstøj er så artsfremmede, at der ikke skabes nogen sammenhæng. Subsidiært nedlagde Ankenævnet hjemvisningspåstand, idet det endnu ikke havde vurderet utilbørlig udnyttelse for de konkrete klasse 9-varer.

Planet Nusa gjorde gældende, at Ankenævnets begrundelse for klasse 9 var mangelfuld – alene begrundet med: 'De øvrige varer i klasse 9 har ingen relation til indsigers varer eller forretningsområde' – og ikke inddrog de relevante Canon-kriterier eller INTEL-faktorer, jf. Forvaltningsloven § 24. Denne begrundelsesmangel bør medføre intensiveret domstolsprøvelse.

Hertil fastholdt Ankenævnet, at begrundelsen er tilstrækkelig: ankeinstanser kan henvise til underinstansens begrundelse. En tilsidesættelse forudsætter et 'sikkert grundlag' efter fast retspraksis (Højesteret I 29/1997, 351/2012, 26/2021) og EU-rettens procesautonomi-princip (C-71/14 East Sussex County Council, præmis 53-58). I BS-19396/2023-VLR (2024) fastslog Vestre Landsret, at dette ikke krænker retten til effektive retsmidler efter EU-Charterets artikel 47.

Retten fastslog, at prøvelsen i fuldt omfang omfatter det faktuelle grundlag og retsanvendelsen, mens der kræves et sikkert grundlag for at tilsidesætte Ankenævnets skønsmæssige vurderinger.

Varemærkeloven § 15, stk. 1, nr. 2 – Risiko for forveksling:

Retten bekræftede, at PLANET NUSA har høj grad af iboende særpræg, og at der ubestridt foreligger høj grad af synsmæssig, lydlig og begrebsmæssig mærkelighed (to identiske ord i omvendt rækkefølge). Ikke desto mindre fandt retten ingen varelighed mellem 'sportstøj' (kl. 25) og 'optiske apparater og instrumenter' (kl. 9):

Solbrillers formål – optimering, evt. beskyttelse af synet eller forbedring af synsmæssig komfort – adskiller sig fra sportstøjs formål som beklædningsartikel